Uso del marchio di un terzo per fini descrittivi: le conclusioni di Jacobs in SPIRIT SUN

Nelle sue conclusioni nella causa C-2/00, presentate il 20 settembre 2001, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea Jacobs esamina in maniera esaustiva le norme comunitarie sull’uso del marchio registrato di un terzo per descrivere le caratteristiche di prodotti, e discute l’applicazione degli articoli 5 e 6 della Direttiva 98/104/CE (Direttiva sui marchi).

L’alta corte regionale di Düsseldorf (Oberlandesgericht) aveva chiesto lumi alla corte in una disputa fra il titolare dei marchi SPIRIT SUN e CONTEXT CUT – registrati in Germania rispettivamente per diamanti e pietre preziose – e un altro produttore di pietre preziose il quale, durante una transazione con un grossista, aveva utilizzato verbalmente quei marchi per descrivere le caratteristiche di manufatti da lui prodotti.

Il titolare del marchio si era rivolto alla corte lamentando la violazione del marchio e chiedendo una misura ingiuntiva ed il pagamento dei danni. L’Oberlandesgericht aveva osservato che sebbene fosse accertato che il convenuto si era riferito verbalmente ai marchi del ricorrente, il compratore non aveva tuttavia ricevuto l’impressione che i prodotti offerti in vendita fossero prodotti dal ricorrente stesso e nella fattura emessa in seguito alla vendita non compariva alcun riferimento ai marchi in questione. L’Oberlandesgericht aveva dunque chiesto alla corte di stabilire se sussiste violazione di marchio ai sensi dell’Articolo 5 (1) della Direttiva sui marchi nel caso in cui il convenuto abbia utilizzato il marchio del ricorrente solo per descrivere le caratteristiche particolari della merce, ed abbia rivelato l’origine della merce prodotta da lui stesso, in modo tale da escludere la possibilità che il marchio sia percepito nella transazione come segno indicante l’impresa di origine della merce.

L’opinione di Jacobs, che cita la sentenza della corte nel caso BMW (vedi notizia sull’argomento) ed esamina le norme rilevanti, è che il titolare di un marchio non può avvalersi dell’Articolo 5 (1) della Direttiva sui marchi per impedire ad un terzo di fare riferimento verbale al marchio durante la vendita di merce prodotta dal terzo stesso, purché il terzo renda chiaro il fatto che la merce non è stata prodotta dal titolare del marchio e purché non esista la possibilità che il marchio sia percepito in commercio, in quel momento o in seguito, come indicazione dell’origine della merce. Anche in altre circostanze in cui l’Articolo 5 (1) riconosce al titolare del marchio il diritto di impedirne l’uso, l’Articolo 6 (1) deroga all’esercizio di tale diritto se tale uso è finalizzato ad indicare caratteristiche dei prodotti in questione, purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

E’ interessante notare che la fonte citata da Jacobs per dare una definizione di “usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale” è la Direttiva 97/55/CE sulla pubblicità comparativa, che permette alla pubblicità di identificare i prodotti di un concorrente purché la pubblicità non sia ingannevole, non ingeneri confusione, non discrediti né denigri i marchi o i prodotti di un concorrente e non presenti prodotti come imitazioni o contraffazioni di beni recanti il marchio di un terzo. Jacobs è dell’opinione che la Direttiva 97/55/CE – sebbene non fosse ancora in vigore all’epoca dei fatti – è pienamente coerente con la sua interpretazione dell’Articolo 6 (1) della Direttiva sui marchi, e anzi tende a confermarla.

30 settembre 2001