Il caso Playboy: la legge marchi applicata direttamente ai domini internet

Il caso “playboy.it” non è certo il primo caso italiano riguardante unconflitto fra un marchio e un dominio internet (DI). Tuttavia, mentre in casi precedenti i tribunali avevano applicato la legge sul diritto d’autore, questo caso è probabilmente il primo riguardante DI in cui le sentenze applicano direttamente la legge marchi. Il convenuto principale aveva ottenuto la registrazione del DI playboy.it, e lo usava per identificare un sito internet contenente materiale sessualmente esplicito, fra l’altro delle immagini delle quali la Playboy Enterprises Inc. (qui di seguito la Playboy) deteneva i diritti, e un logo rappresentante un maiale in luogo del famoso coniglio Playboy.

La Playboy ha citato il proprietario del suddetto DI per violazione di marchio e di diritto d’autore nonché per concorrenza sleale, e il provider per concorso in violazione, chiedendo un “ex parte injunctive relief” che è stato concesso il giorno stesso, 2 dicembre 1998.

La Playboy sosteneva che:

a) l’applicabilità della legge marchi non può limitarsi esclusivamente ai media esistenti al momento di entrata in vigore della legge stessa;

b) la legge marchi è stata armonizzata in tutta l’UE ai sensi della Direttiva 89/104, e in casi simili in altri paesi europei è stato stabilito che i DI violavano i diritti di marchio;

c) l’aggiunta del suffisso “.it” in coda al nome Playboy non produce alcuna differenza nella percezione del consumatore;

d) infine, Playboy è un marchio famoso, al quale spetta dunque protezione anche nel caso in cui entri in conflitto con segni identificanti classi di prodotti o servizi non coperte dal marchio famoso stesso.

Il 14 gennaio 1998 il Tribunale di Napoli ha confermato l’ingiunzione sia contro il convenuto principale che contro il provider. Il convenuto principale ha proposto appello, ma il 24 marzo 1999 la Corte d’Appello ha confermato la prima sentenza, stabilendo che i DI, data la loro funzione di identificazione, sono segni distintivi capaci di produrre confusione con un marchio registrato. Inoltre, la probabilità che il convenuto avesse scelto quel nome allo scopo di sfruttare la notorietà associata al nome Playboy sembrava molto alta. La Corte ha stabilito che sussisteva una violazione sia della legge marchi che della legge sulla concorrenza sleale, e in più che l’uso da parte del convenuto delle immagini della Playboy era avvenuto in violazione della legge sul diritto d’autore.

5 agosto 1999